浅析因恶意提起知识产权诉讼——兼评最高院案例（2022）最高法知民终1861号｜mhp君悦评论

《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》在建设面向社会主义现代化的知识产权制度方面提出，应“完善规制知识产权滥用行为的法律制度以及与知识产权相关的反垄断、反不正当竞争等领域立法”。知识产权保护制度的设立目的不仅仅在于私权利的保护，还应当平衡公共利益，过度保护或者不当行使知识产权，都将会使公共利益受到严重损害。因此，司法实践中既需严格依法保护当事人知识产权，又需强调遏制知识产权滥用。

司法实践中知识产权的滥用行为大概有以下几种：1、排除或者限制竞争的知识产权滥用，主要是反垄断法上的权利滥用行为；2、形式上的权利冲突，实质上侵害他人在先权利，如企业名称权与商标权之间的冲突，企业若将他人商标作为企业名称，容易引起混淆和误认的，应构成权利滥用；3、知识产权合同中约定限制或者阻碍创新的条款，如合同中约定，限制一方当事人在合同标的技术上进行新的研究开发、限制使用所改进的技术，或者双方交换的改进技术不对等；4、无正当理由不行使权利的知识产权滥用，主要是违反了知识产权鼓励创新立法目的；5、权利不当扩张的知识产权滥用，如知产许可合同约定到期后被许可人仍需要支付许可费，或将商标标识中的通用名称部分作为商标权利客体并禁止他人使用的行为等；6、恶意主张权利的滥用，明知他人不构成侵权或者明知自己权利来源不具有合法性，仍通过诉讼、侵权警告函等向他人主张权利，获取不正当利益的行为。最高院案例（2022）最高法知民终1861号正是针对第六种知识产权权利滥用行为的具体化司法裁判。

基本案情：

上诉人泉州日某仪器仪表有限公司（以下简称泉州某公司）因与被上诉人福建恒某科技有限公司（以下简称福建某科技公司）因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案，不服福建省厦门市中级人民法院（以下称一审法院）于2022年7月8日作出的（2022）闽02民初151号民事判决，向最高院提起上诉。

福建某科技公司向一审法院提起诉讼，一审法院于2022年1月13日立案受理。福建某科技公司起诉请求判令：1.泉州某公司向福建某科技公司赔礼道歉，并在其官方网站将书面道歉文件公示3年，在《泉州晚报》申请1/4版面发布书面道歉文件；2.泉州某公司赔偿福建某科技公司经济损失及合理维权费用合计50万元（含一审律师代理费3万）；3.泉州某公司承担本案全部诉讼费用。

事实和理由：

1、泉州某公司享有的专利号为00201xxx.9的实用新型专利因未缴纳年费已在2005年1月6日起被宣告终止，专利号为98241xxx.X的实用新型专利则在2007年1月12日被宣告全部无效。2006年5月23日，泉州某公司向福建省泉州市中级人民法院起诉（第一次诉讼），主张福建某科技公司生产的“智能靶式流量计”构成对泉州某公司前述两项专利的侵害。法院以技术特征不等同为由驳回泉州某公司全部诉讼请求。泉州某公司提起上诉后，福建省高级人民法院作出（2007）闽民终字第23号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。泉州某公司遂向最高人民法院申请再审，最高人民法院撤销原判，指令福建省高级人民法院再审。福建省高级人民法院于2014年12月20日作出（2009）闽民再终字第4号民事判决，改判侵权成立，支持泉州某公司部分赔偿主张。福建某科技公司此时不知晓专利号为00201624.9的专利被终止的事实，主动履行判决义务。

2、2015年12月25日，泉州某公司隐瞒专利号为00201xxx.9的专利权早已失效的事实，向福建省泉州市中级人民法院起诉（第二次诉讼），主张福建某科技公司专利侵权。此时，福建某科技公司经查询国家知识产权网站得知00201xxx.9号专利终止的事实，并将证据提交法院审查。因泉州某公司申请撤诉，福建省泉州市中级人民法院于2016年5月25日作出（2016）闽05民初17号之一裁定书，准许泉州某公司撤回对福建某科技公司的起诉。福建某科技公司于2016年6月15日就（2009）闽民再终字第4号民事判决向检察院提出抗诉。最高人民检察院于2018年4月27日作出《不支持监督申请决定书》。泉州某公司于2017年1月4日就00201xxx.9号专利权被终止的决定提起行政诉讼，后于2018年7月2日申请撤诉。泉州某公司自专利权被终止之日起，一直对外隐瞒该事实，并一再通过网络、报纸报道、口头、诉讼等手段诽谤福建某科技公司侵犯其专利权，从而妨碍、排斥福建某科技公司的竞争，诋毁福建某科技公司的商誉。

3、2019年5月27日，泉州某公司以福建某科技公司侵犯其00201xxx.9号专利权为由，向福建省福州市中级人民法院起诉（第三次诉讼）。后案件被移送至福建省厦门市中级人民法院处理。之后，泉州某公司申请撤回。

4、2020年7月16日，泉州某公司以福建某科技公司侵犯其00201xxx.9号专利权为由，向福建省厦门市中级人民法院起诉（第四次诉讼）。法院于2021年2月8日作出（2020）闽02民初963号民事判决，以专利已经在先失效为由，判决驳回泉州某公司全部诉讼请求。泉州某公司不服，向最高人民法院提起上诉。因泉州某公司未依法缴纳上诉案件受理费，且于2021年6月2日提交了撤回上诉申请书，最高人民法院于2021年6月9日作出（2021）最高法知民终921号民事裁定，裁定按照泉州某公司自动撤回上诉处理。

福建某科技公司认为，泉州某公司在明知00201xxx.9号专利权被终止的情况下，恶意提起第三次、第四次知识产权诉讼，损害了福建某科技公司的合法权益。泉州某公司还多次采取不正当竞争手段，将上述判决、裁定内容通过其官方网站公布于网络，或者在《泉州晚报》进行报道。泉州某公司还在市场散布福建某科技公司专利侵权的虚假事实，严重侵害了福建某科技公司的名誉权，导致福建某科技公司失去公平竞争的各种机会。

最高院认为：

本案系因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿纠纷，综合双方当事人的诉辩意见，本案二审阶段的争议焦点为：（一）泉州某公司提起第三次及第四次诉讼是否属因恶意提起知识产权诉讼；（二）如认定构成恶意诉讼，泉州某公司应承担的赔偿数额是否适当。

（一）泉州某公司提起第三次及第四次诉讼是否属因恶意提起知识产权诉讼

诚信原则是市场主体所应遵循的基本准则。一方面，它鼓励和支持经营者通过诚实劳动积累社会财富、创造社会价值，并保护在此基础上形成的财产性权益以及基于合法、正当目的支配该财产性权益的自由和权利；另一方面，它又要求经营者在市场交易中讲究信用、诚实不欺，在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条的规定，民事诉讼应当遵循诚信原则。一方面，它保障当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利；另一方面，它又要求当事人在不损害他人和社会公共利益的前提下，善意、审慎地行使自己的权利。诉讼存在风险，诉讼当事人亦为诉讼付出一定人力、物力、财力，这是纠纷引起诉讼带来的必然后果。民事诉讼是当事人彰显权利、保障权利的重要途径，为保护诉权、保障并鼓励权利人保护其知识产权，对依法维权行为不应过于苛责，故在适用诚信原则判断当事人的行为是否构成滥用起诉权时，应当审慎严格把握适用条件。

所谓恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益、或致使相对人遭受损失为目的而故意提起的法律上或事实上无根据之诉。恶意诉讼本质为侵权行为，其行为表现为滥用权利而非正当行使权利，其目的在于获取非法或不当利益，或使相对人遭受损害，而非对法律赋予的权利寻求救济。因恶意提起知识产权诉讼应当满足以下构成要件：1.所提诉讼明显缺乏权利基础或者事实根据；2.起诉人对此明知；3.造成他人损害；4.所提诉讼与损害结果之间存在因果关系。

本案中，审查泉州某公司提起的第三次及第四次诉讼是否构成恶意诉讼，关键在于判断泉州某公司是否明知其起诉缺乏权利基础、事实根据或明知被诉侵权人不构成侵权但仍提起专利侵权诉讼，对于造成实际损害后果是否存在故意。

首先，涉案专利已于2006年3月1日权利终止且该终止状态已经确定，第三次及第四次诉讼明显缺乏权利基础。专利权人自专利授权后，应维护其专利权，对于费用缴纳、权利效力状态负有管理义务。泉州某公司未依规定缴纳专利年费，涉案专利权于2006年3月1日被国家知识产权局公告终止，该专利已处于失权状态，泉州某公司作为专利权人对此应承担不利后果。泉州某公司虽对国家知识产权局终止涉案专利权的决定不服，并于2017年1月4日向北京知识产权法院提起行政诉讼，但其后又于2018年7月撤回起诉，主动放弃救济机会，涉案专利权已无恢复之可能。虽然福建某科技公司曾于2006年6月、2016年4月两次针对涉案专利权提起无效宣告请求且国家知识产权均作出维持有效的决定，但无效程序系对涉案专利是否具备创造性等作出评价，涉案专利权是否被终止、保护期限是否届满等，均不影响专利权无效宣告程序的启动以及技术方案是否符合授权条件的判断。而且，专利行政机关作出专利技术方案符合授权条件的决定，也并不意味着当时的专利权处于有权状态。

其次，泉州某公司知晓其提起第三次及第四次诉讼缺乏权利基础。泉州某公司提起第三次及第四次诉讼系发生在涉案专利权被终止且2017年1月4日提起之行政诉讼撤诉之后，而泉州某公司自认自2016年5月第二次诉讼时已经明知涉案专利权被终止并撤回此次起诉，其第三次及第四次起诉已明显不具有权利基础。并且，泉州某公司提起第三次及第四次诉讼时均委托了专业从事诉讼代理业务的律师，泉州某公司对其诉讼没有权利基础显然具有清晰认知，在如此明显缺乏权利基础的情况下仍然提起专利侵权诉讼，完全可以认定具有追求或者放任使福建某科技公司受到损失的主观故意。即便如泉州某公司主张，其系依据最高人民检察院《不支持监督申请决定书》提起诉讼，作为专利权人的泉州某公司亦理应知晓最高人民检察院并非专利行政机关，其决定并无授予或恢复专利权之效力，该《不支持监督申请决定书》不应理解为对专利权效力的认定，且该《不支持监督申请决定书》仅针对第一次诉讼，而非对本案双方之间多次专利侵权纠纷的完整评价。

再次，泉州某公司第三次及第四次诉讼的行为造成他人损害。因泉州某公司提起的第三次及第四次诉讼，福建某科技公司须支出应对诉讼的律师费等费用，福建某科技公司已举证多次招投标机会中招标方要求不存在知识产权纠纷，可能导致其失去投标机会而造成损失，且泉州某公司在第四次诉讼中对福建某科技公司采取财产保全措施，亦会给福建某科技公司造成损失。前述损失均因泉州某公司诉讼而起，属于侵权损害。

综上，泉州某公司系明知其起诉缺乏权利基础，但仍提起第三次及第四次诉讼，导致对方当事人损害，对损害后果的发生具有故意，应认定构成恶意诉讼。

需要特别指出的是，涉案专利权因年费少缴而被终止，但其后年度的年费泉州某公司依然缴纳、国家知识产权局依然收取，反映出国家知识产权局相应业务流程衔接有待完善，对于涉案专利权被终止后所收取的年费，可按相关规定通过其他途径处理；其中也反映出专利代理机构可能存在的履行合同义务不当问题，泉州某公司亦可依合同追究其相应的违约责任。

（二）泉州某公司应承担的法律责任

泉州某公司在2021年1月1日民法典正式施行之前提起第三次及第四次诉讼，一审法院于2021年2月8日就第四次诉讼作出判决后，泉州某公司向最高院提起上诉，但未缴纳上诉案件受理费，最高院于2021年6月9日裁定按自动撤回上诉处理，因此可认为本案符合民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后的情况。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条的规定，本案可适用民法典相关规定。民法典第一百二十条规定，民事权益受到侵害的，被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任；第一千一百六十五条规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任；第一百七十九条规定，承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）继续履行；（八）赔偿损失；（九）支付违约金；（十）消除影响、恢复名誉；（十一）赔礼道歉。因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，其本质上为侵权责任纠纷的一种类型，福建某科技公司诉求泉州某公司承担侵权责任于法有据。

关于赔偿数额问题，鉴于本案系一般侵权纠纷，应适用民法典相关规定。民法典第一千一百八十四条规定，侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。一审法院参考专利法第七十一条确定赔偿数额，但该条规定系关于侵害专利权的赔偿数额如何确定，据此确定因恶意提起知识产权诉讼的损害赔偿数额，系适用法律不当，最高院予以纠正。福建某科技公司在一审庭审中已明确主张赔偿的范围为：1.本案律师代理费3万元；2.第一、二、四次诉讼支出费用大概数万元；3.专利权无效相关费用；4.由于多次诉讼失去招投标机会给福建某科技公司造成的损失；5.泉州某公司在第四次诉讼中对福建某科技公司采取财产保全措施给福建某科技公司生产经营造成损失。本案中并未认定第一次及第二次诉讼构成恶意诉讼，专利无效程序相关费用与第三次及第四次诉讼无直接关联，相关赔偿请求不予支持；第三次及第四次诉讼可能导致福建某科技公司失去商业机会并造成损失，泉州某公司在第四次诉讼中对福建某科技公司采取财产保全措施造成的损失，均应予考虑；因泉州某公司提起的第四次诉讼而参与诉讼活动，福建某科技公司必然有合理支出，且确有委托律师参与诉讼活动，相应费用应予考虑。据此可认定，泉州某公司提起第三次及第四次诉讼确给福建某科技公司造成了财产损失，一审法院酌情确定泉州某公司赔偿福建某科技公司经济损失6万元，并未超出合理范畴。泉州某公司关于一审判决适用专利法确定赔偿数额属于法律适用错误的上诉理由成立，但是其关于一审判决确定赔偿缺乏事实依据的上诉主张不成立。同时，福建某科技公司未就赔偿数额问题提出上诉，最高院对一审判决确定的赔偿数额予以维持。

评 析：

本案收录于2024年2月23日最高院发布的《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2023）》，其中涉及法院对于因恶意提起知识产权诉讼的构成条件分析，赔偿损失范围判定及依据，具有较大的参考价值。

本案专利权人明知涉案的专利权已因未缴纳专利年费而终止，仍然提起专利侵权诉讼，给他人造成损失，因此被最终认定构成因恶意提起知识产权诉讼。

随着商业主体知识产权维权意识的不断增强，司法裁判严格适用法律对商事主体知识产权进行保护的同时，亦可能出现部分主体未遵循诚实信用的一般法律原则，滥用自身权利从而损害他人利益的侵权行为，此种情形下，对当事人知识产权进行严格保护有可能矫枉过正，亦有悖于知识产权制度设立之初衷。

（一）关于案件中的行为或者类似行为适用的案由和管辖

首先，案由属于因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷。最高院在2011年修改《民事诉讼案由规定》时增加第155条“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”，以应对知识产权领域内的恶意诉讼行为，案件类型包括专利、商标、著作权侵权纠纷，以及商业秘密等不正当竞争案件，实践中专利类纠纷案件数量占比最多。

其次，管辖应参照适用知识产权侵权纠纷管辖规定。根据《民事案件案由规定》，“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”属于“知识产权、侵权纠纷”项下，因此可参照知识产权、侵权纠纷的管辖规定，如案件属于专利侵权案件引起，则适用专利侵权纠纷案件管辖的规定。本案中被告第三、第四次起诉（恶意诉讼行为）均在福建省厦门市中级人民法院，相应的因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷由其审理也较为适宜。

（二）关于因恶意提起知识产权诉讼的构成条件

因恶意提起知识产权诉讼往往因知识产权权利人的权利状态发生变化而发生，具体而言，可能是原本拥有合法权利，后因种种原因造成了权利的终止，如案件中的专利权因未缴费而终止，但“权利人”明知这一情况仍进行诉讼维权同时配合其他途径打击竞争对手；也可能是其他“所提诉讼明显缺乏权利基础或者事实根据”的理由。最高院在最高法知民终1861号案例中明确，适用诚信原则判断是否构成滥用起诉权，恶意诉讼的本质上属于侵权行为，因此因恶意提起知识产权诉讼应当满足侵权的构成条件：1.所提诉讼明显缺乏权利基础或者事实根据；2.起诉人对此明知；3.造成他人损害；4.所提诉讼与损害结果之间存在因果关系。

利用知识产权进行诉讼是否被认定为恶意诉讼从而构成知识产权滥用，需要重点看权利人主观状态是否以损害他人为目的、客观上有无合法的理由。主观状态的认定需要结合案件事实加以判断，主要需要区分仅仅是法律或者事实上的误判的起诉与恶意损害他人的起诉。我们可以综合考虑行为人对权利来源是否合法、权利状态是否稳定、主张他人侵权事实是否确凿等方面进行判定。案件中，法院指明，是否构成恶意诉讼，关键在于判断泉州某公司是否明知其起诉缺乏权利基础、事实根据或明知被诉侵权人不构成侵权但仍提起专利侵权诉讼，对于造成实际损害后果是否存在故意。最终法院认定泉州某公司系明知其起诉缺乏权利基础，但仍提起第三次及第四次诉讼，导致对方当事人损害，对损害后果的发生具有故意，因此认定构成恶意诉讼。

(三) 因恶意提起知识产权诉讼的赔偿及依据

在因恶意提起知识产权诉讼的赔偿方面，判决中也确定适用依据为《民法典》相关规定而并非一审法院参照的《专利法》相关规定，支持了合理维权费用（律师费）、原告可能的失去商业机会的损失、保全措施的损失，最终酌情确定赔偿数额6万元。